Si eres titular de una marca y no deseas desprenderte de la propiedad que tienes sobre ella, pero deseas explotarla económicamente autorizando el uso de aquella a un tercero, puedes hacerlo, y la forma más usual es otorgar una licencia (o autorización) de uso.

Se trata de un tipo de acuerdo mediante el cual el propietario (licenciante) de una marca registrada concede permiso a otra empresa (licenciatario) para que produzca y venda productos con esa marca.

Si se obtiene un precio a cambio de esta autorización se dice que este es un acto de explotación de la marca. Las ventajas de licenciar una marca son variadas, pues permite generar mayor notoriedad y constituye una relevante fuente de ingresos.

El titular de una marca registrada puede conceder licencias sobre sus marcas a una o varias empresas. En tal caso, se mantiene la titularidad y simplemente se autoriza a utilizar la o las marcas. La licencia es una autorización para usar la marca en el territorio donde está registrada, y permite al licenciatario usar dicho signo sin temor a ser demandado por el titular, el propietario de la marca por su parte, puede obtener por esta vía, ingresos adicionales.

Es de suma importancia elaborar un contrato que recoja todas las cuestiones necesarias para que se lleve a cabo de manera eficaz la explotación de la marca por parte de otra compañía. Es por esto, que a la hora de la puesta en práctica y del acuerdo realizado por ambas partes, hay que tener en cuenta una serie de elementos para establecer el contrato.

Estos son los siguientes:

• La licencia de marca puede darse sobre parte o sobre la totalidad de los productos que están relacionados con ella.
• Otra de las opciones que se pueden valorar a la hora de gestionar una licencia de marca es el hecho de que abarque un territorio concreto.
• La licencia de marca también puede darse de forma exclusiva a una empresa, la cual tendrá el uso únicamente, o bien se puede no dar ningún tipo de exclusividad. En este último caso, varias empresas, incluido el propietario, podrán usar y explotar la marca en el mercado. Si se ofrece en exclusividad, el propietario no podrá hacer uso de ella. Si por el contrario no se menciona la exclusividad al completo, podrá utilizarla para sus propios fines e intereses.

En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el marco de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializados y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.

La licencia de uso sobre una marca no producirá efectos frente a terceros si no es anotada al margen del registro en INAPI, para lo cual debe solicitarse la inscripción de la licencia, adjuntando el contrato de licencia de uso, y pagando los derechos legales dentro del plazo legal. (El pago de derechos de una transferencia es de 1 UTM, por cada registro y el plazo es de 60 días hábiles desde que se acepta la anotación)

En MOS abogados te podemos ayudar con la redacción de licencias de uso, confeccionando o revisando tus contratos, y asesorándote con el trámite que debes hacer en INAPI para que tenga efectos frente a terceros, mediante la anotación al margen.

Fuentes:

– https://www.inapi.cl/

– Ley 19.039