Las marcas pueden ser objeto de toda clase de actos jurídicos, entre éstos constituir licencias a favor de terceros. Este es un contrato que se regula libremente entre las partes, por ejemplo, por un tiempo determinado, o indeterminado, o sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones; asimismo, puede convenirse en términos exclusivos para el licenciatario, o por el contrario para varios simultáneamente.

En el proceso de concesión de licencia de uso de marca la redacción de un buen contrato es vital. Este debe recoger todos las cláusulas que marcarán el devenir de la relación entre las partes. Concretamente se deben estipular, entre otras, las siguientes condiciones:

Duración. Licenciante y licenciatario deben acordar por cuánto tiempo tendrá validez la licencia.

Exclusividad. Determina si el licenciatario tiene un uso exclusivo o no sobre la marca. Si no se dice nada al respecto se entiende que la licencia no es exclusiva y el licenciante podrá conceder más licencias.

Ámbito de aplicación. La licencia de uso de marca puede ceñirse a una sola parte de Chile, a todo el ámbito nacional y si hablamos de una marca comunitaria o internacional podría rebasar nuestras fronteras.

Precio. Como en todo contrato hay que fijar un precio. Este será el que libremente acuerden las partes.

Capacidad de sublicenciar. El licenciante puede sublicenciar la marca y establecer las condiciones en que se podrá sublicenciar.

Capacidad de cesión. Muy parecido a lo anterior. Si se acuerda que el licenciante puede ceder la marca a terceros es importante dejarlo estipulado en el contrato.

Cuando registras una marca, tienes que señalar que productos y/o servicios vas a comercializar con la marca. En el momento de otorgar una licencia de uso de marca puedes licenciar la marca para todos los productos y/o servicios o solo para parte de ellos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aunque la licencia sea exclusiva si es parcial podrás licenciar a otra persona o empresa aquellos productos o servicios no incluidos en la licencia ya otorgada. 

Una vez que tienes tu contrato perfectamente formalizado hay que presentar una solicitud de anotación al margen en el Instituto de Propiedad Industrial ya que La licencia de uso, no es oponible respecto de terceros, sino hasta que se inscriba en el INAPI., el contrato debe constar a lo menos en instrumento privado suscrito ante notario, y para inscribirlo en el INAPI, debe ingresarse éste y acreditar el pago de 1 UTM por registro.

Fuente: INAPI- LEY 19.039